“固有显著性”与“获得显著性”的审查

——第5872460号图形商标无效宣告案评析

显著性是商标的本质特征。2001年《商标法》第十一条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”同时，该条第二款又规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

一般来讲，属于《商标法》第十一条第一款规定之情形的，属于标志缺乏“固有显著性”，原则上不得注册，但若此类标志经过长期使用能够起到区分商品或服务来源的作用，即构成了《商标法》第十一条第二款所指情形，则可以认定其具有了“获得显著性”，能够作为商标注册。本文结合第5872460号图形商标无效宣告案，依《商标法》第十一条第一款第（一）项、第（三）项及第十一条第二款之规定，对商标“固有显著性”与“获得显著性”的审理进行阐述。

◎基本案情

申请人：天津市大桥道食品有限公司

被申请人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

争议商标：第5872460号图形商标

（一）当事人主张

申请人的主要理由是：申请人是集冷食产品研发、生产、储运和销售为一体的大型现代化冷食制造企业。上个世纪，全国各地的食品企业便已经生产销售以争议商标图形为外形的冰棍、雪糕产品，众多冰淇淋模具厂同时配套生产该图形的模具。因该图形形似雪人，无论生产者是哪一家，品牌是哪一种，消费者均约定俗成将这种冰棍、雪糕称为“雪人”，使该图形与此种造形的冰棍、雪糕形成唯一指向关系，成为该种商品的通用图形，为相关公众熟知。被申请人在使用争议商标时，争议商标图形占据商品包装装潢的大部分，包装内的冰棍也为雪人形状，被申请人此种使用方式仅起到描述产品形状的作用，不能明显区分不同生产者，争议商标的使用丧失了商标标识的作用。综上，申请人请求撤销争议商标的注册。

被申请人答辩的主要理由是：被申请人是我国最大的国有牛奶制品生产、研发、销售企业，在我国具有极高知名度。争议商标由被申请人独创，本身具有较强的显著性，不是指定商品的通用图形，注册使用在“冰淇淋”等商品上，具有商标应有的显著性，未违反《商标法》第十一条第一款第（一）项及第（三）项的规定。争议商标经过长期、广泛使用和大量广告宣传，已经具有较高知名度，与被申请人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的联系，显著性进一步增强。争议商标图形是被申请人独创并享有著作权的作品，被申请人使用和注册争议商标是合理合法的正当行为。争议商标已注册和使用很长时间，形成了稳定的市场秩序。综上，被申请人请求维持争议商标的注册。

（二）商评委审理与裁定

商评委经审理查明：1.争议商标由被申请人于2007年1月29日申请注册，指定使用在第30类“冰淇淋”等商品上，于2009年11月21日获准注册。

2.申请人提交的证据显示，在1997年，众多冷饮生产厂家的金娃娃冰淇淋、娃娃头冰淇淋、娃娃冰淇淋、花脸冰淇淋、高级异形冰淇淋、熊猫王子冰淇淋、雪人冰淇淋、白马王子雪糕等产品均采用了娃娃脸外形。“雪人”雪糕是众多消费者童年时钟爱的雪糕种类之一，虽然时隔多年，“雪人”雪糕仍在消费者尤其是上世纪七八十年代出生的消费者心目中留有深刻印象。被申请人提交的商标创作证明亦称：“本产品主要针对对复古、怀旧有一定情结的人群，他们怀念上学时的美好时光。”

商评委经审理认为：依据《商标评审规则》第五十七条第三款之规定，对于已经注册的商标，当事人在2014年5月1日以前向商评委提出争议和撤销复审申请，商评委于2014年5月1日以后审理的案件，相关程序问题适用修改后的《商标法》，实体问题适用修改前的《商标法》。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：争议商标的注册是否构成《商标法》第十一条第一款第（一）项和第（三）项所指情形。

申请人提交的证据显示，在争议商标注册申请日前，有大量企业生产雪人（或称“娃娃脸”）形状的冰淇淋，该种冰淇淋一般由白色的脸蛋、咖啡色的眼睛和嘴巴及咖啡色的帽子或头发组成。该图形经大量使用已成为冰淇淋商品的通用图形，尽管时隔多年，消费者对该图形仍有广泛认知。争议商标与申请人证据中所示之“雪人”雪糕在外形、图案上近似，其设计上的细微差异不足以使争议商标与其他“雪人”雪糕相区分。因此，争议商标使用在“冰淇淋”等商品上，仅为指定商品的通用图形。被申请人提交的证据可以证明其“小雪生”雪糕在全国范围内广泛销售，且“小雪生”雪糕采用了争议商标所示的形状。但如上所述，被申请人在产品销售、广告宣传中实际使用的商标为小雪生，并未将争议商标图形作为商标使用。被申请人提交的证据不足以证明争议商标经使用已取得显著特征。

综上，商评委依据《商标法》第十一条第一款第（一）项和第（三）项、现行《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，裁定争议商标予以无效宣告。

◎重点评析

（一）“固有显著性”与“获得显著性”简析

属于《商标法》第十一条第一款规定情形的标志不具有“固有显著性”，不得作为商标注册。同时，《商标法》第十一条第二款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”可见，缺乏“固有显著性”的标志原则上不得作为商标注册，但如果经过广泛使用，公众有可能逐渐淡忘该标志原来的含义，转而将该标志与其使用的商品或服务的生产者、经营者紧密联系起来，将其视为具有识别作用的商标。此时，该标志便具有商标的本质特征，可以认定其具有“获得显著性”，依据《商标法》第十一条第二款之规定予以注册。对经过使用取得显著特征的商标的审查，应考虑相关公众对该商标的认知情况、申请人实际使用该商标的情况以及该商标经使用取得显著特征的其他因素。需要指出的是，《商标法》第十一条第二款的设立只是为经过使用取得显著性的标志提供了注册的可能，至于能否注册，还需要综合考虑该标志获得注册商标专用权是否损害竞争对手的合法权益和社会公益。

整体而言，商标显著特征的判定应当综合考虑构成商标的标志本身、商标指定使用商品或服务及其相关公众的认知习惯、所属行业实际使用情况等因素。

（二）案情评析

在本案中，申请人主张争议商标为冰棍、雪糕商品的通用图形，争议商标不能明显区分商品和生产者的不同，不具有商标的区别作用。被申请人在答辩中认为争议商标注册使用在“冰淇淋”等商品上，具有商标应有的显著性，未违反《商标法》第十一条第一款第（一）项、第（三）项的规定，同时主张争议商标经过长期、广泛使用和大量广告宣传，已具有较高知名度，与被申请人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的联系，显著性进一步增强。根据双方当事人的事实、理由，本案既涉及争议商标是否具有“固有显著性”的问题，也涉及“获得显著性”的问题。

首先，关于争议商标是否具有“固有显著性”。如前所述，争议商标使用在“冰淇淋”等商品上，仅为指定商品的通用图形。此外，争议商标使用在除“冰淇淋”外的“天然或人造冰、冻酸奶（冰冻甜点）、食用冰”等商品上，相关公众不易将其作为商标加以识别，难以起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有的显著特征。因此，争议商标不具有“固有显著性”。

其次，关于争议商标是否具有“获得显著性”。“获得显著性”的判定应综合考虑商标注册人的使用情况、商标知名度情况、相关公众的认知情况等因素。对缺乏“固有显著性”的标志而言，只有通过广泛使用、具有较高知名度时，相关公众才会将其作为商标认知识别。被申请人提交的证据可以证明其“小雪生”雪糕在全国范围内广泛销售并采用了争议商标所示的形状，但如上所述，被申请人在产品销售及广告宣传中实际使用的商标为小雪生，并未将争议商标图形作为商标使用，即被申请人提交的证据不足以证明争议商标经使用已取得显著特征。

（三）综合评述

显著特征的判定是商标评审实践中较为常见的禁止商标注册的绝对事由。根据审查标准，如果申请注册的商标标志本身就是叙述性标志或作为商标使用在指定商品上不具有表示商品来源的作用，即不具有“固有显著性”，则原则上应不予注册，但有些原本缺乏“固有显著性”的标志，经过商业使用，能够区别不同生产者或经营者生产的产品或提供的服务的，可以认定其具有了“获得显著性”，从而作为商标注册。需要再次强调的是，对经过使用取得显著特征的商标的审查应当慎重，要充分考虑个案因素，如该标志的注册是否会损害竞争对手的合法权益和社会公益等。在驳回复审案件中更应慎重认定，因为此时一般仅能看到商标注册人对系争商标的使用证据，对同行业者、竞争对手的商标使用情况并不知情，在此情况下，对通过使用获得显著特征的认定应当格外慎重。

中国工商报，尚平，2016-07-12